В работе [39] изложены следующие вопросы:
Однако ни один из вопросов не рассмотрен применительно к химическим соединениям, которые, хотя и относятся к общему понятию "вещество", но являются специфическими объектами как по характеру описания в формуле изобретения, так и по целому ряду других особенностей, совершенно не присущих никаким другим видам объектов изобретения.
"В практике большинства стран основным критерием при установлении факта использования изобретения является формула изобретения (формулировка предмета изобретения), или, как принято называть в ряде стран, патентные притязания.
Формула изобретения представляет собой по существу Формально-логическое определение изобретения как понятия, составленного в виде совокупности перечисленных в логической связи существенных признаков объекта, т. е. таких признаков, которые необходимы для его осуществления без дополнительного изобретательского творчества и в совокупности достаточны для того, чтобы отличить объект изобретения ото всех других объектов. В связи с этим формула изобретения не свободна от тех ограничений, которые присущи любому формальному определению. Кроме того, сама по себе попытка охарактеризовать сущность технической задачи признаками объекта, который является результатом решения этой задачи, также таит в себе трудности, нередко приводящие к разрыву между тем объемом прав изобретателя, который непосредственно вытекает из формулы, и тем объемом прав, на который он может претендовать, учитывая все возможные аспекты осуществления предложенного им нового решения... В любом случае на практике нередко возникает необходимость истолкования формулы изобретения с целью правильного определения объема прав изобретателя. Одним из приемов толкования формулы изобретения является использование теории эквивалентов" [39].
Однако формула изобретения на химическое соединение не соответствует указанному выше определению понятия формулы изобретения.
Действительно, формула изобретения на химическое соединение содержит графическое изображение структуры, которая является хотя и научной, но символикой, позволяющей судить о порядке химической связи между атомами в молекуле.
Например, в заявке ФРГ N 3536107 защищается т-октилгидразин структурной формулы
Как видно, такая формула изобретения не является ни совокупностью признаков, ни логическим определением изобретения как понятия.
Более того, описание просто химической структуры, или, как ее называют в патентоведческой литературе, "голой" химической формулы, не может служить средством распознавания объекта в его практическом использовании или установления факта его существования. Для того чтобы доказать соответствие реального объекта той структурной формуле, которую ему приписывают, необходима идентификация химического соединения. С этой целью приводится сопоставление физико-химических характеристик, химических свойств и реакций, указанных в описании к патенту.
Химики не считают химическое соединение описанным, если отсутствуют его характеристики, т. е. определенный минимум данных, позволяющих идентифицировать соединение.
Таким образом, химическая структурная формула, приведенная в формуле изобретения, сама по себе не является достаточным условием того, чтобы отличить объект изобретения от всех других объектов.
Поскольку формула изобретения на химическое соединение не соответствует общим правилам, то и толкование такой формулы изобретения будет совершенно иным, т. е. непосредственное использование теории эквивалентов в том ее виде, как она трактуется в литературе, оказывается невозможным.
Действительно, при любом толковании формулы изобретения речь идет о расширении пределов действия охранного документа по сравнению с теми, которые определяются ее дословным текстом.
При точном совпадении признаков, указанных в патентной формуле, с признаками конкурентного объекта необязательно применять теорию эквивалентов, поскольку объекты идентичны.
Необходимость применения теории эквивалентов возникает в том случае, когда отсутствует полное совпадение признаков: большая часть признаков сохраняет идентичность, а остальные заменены на равноценные.
Под равноценными признаками в этом случае понимаются технические средства, выполняющие одну и ту же работу, одним и тем же способом и с тем же результатом.
Технически эквивалентными средствами (признаками) считаются такие средства, которые при современном уровне техники известны среднему специалисту в данной области как выполняющие одну и ту же функцию с одинаковым результатом.
В решении ряда судов особо отмечается, что согласно теории эквивалентов замена отдельных признаков в совокупности, приведенной в формуле изобретения, другими допускается только в том случае, если их эквивалентность была известна на момент подачи заявки на патент. Однако при этом, если в формуле указывается об использовании только одного из известных средств и именно в этом состоит новизна изобретения, объем прав не может быть расширен на основе теории эквивалентов.
Если соотнести все сказанное с формулой изобретения на химическое соединение, выраженное через структурную формулу, то при отсутствии словесных терминов и совокупности признаков, так как в формуле изобретения всего один признак, теория эквивалентов не может быть использована.
Дело в том, что для любого нового химического соединения среди известных можно подобрать аналог по структуре и свойствам, но если такой аналог-эквивалент будет найден, патентная экспертиза обязана признать новое соединение непатентоспособным из-за несоответствия критерию неочевидности или изобретательскому уровню.
С другой стороны, общеизвестное правило, в соответствии с которым объем охраны, обеспечиваемый формулой изобретения, обратно пропорционален количеству указанных в ней признаков, неприменимо для родовых структурных формул, или структур Маркуша, поскольку чем больше признаков (значений альтернативных заместителей в химической структуре) в них, тем больше объем защиты. В том случае, когда эти альтернативные признаки выражены неопределенными терминами, например алкил, гетерил и т. д., объем прав становится также неопределенным. Но если в патенте защищено одно химическое соединение или небольшое число и в описании указана определенная полезность или практически ценные свойства, существуют очень большие возможности обхода такого патента путем синтеза новых аналогичных по структуре химических соединений, которые будут обладать такими же качествами.
Именно эти обстоятельства послужили одной из основных причин патентования химических соединений с помощью родовых химических структур Маркуша, которые как "зонтиком" покрывают огромное, иногда и бесконечное, число органических соединений.
Структуры Маркуша - это своеобразная реакция патентных поверенных, стремящихся более широко защитить права своих клиентов-изобретателей, на невозможность использовать принцип эквивалентности в судебном рассмотрении нарушения патентных прав при конкретной и узкой защите химических соединений.
Однако если рассматривать стадию патентной экспертизы, то в этом случае теория эквивалентности оказывается доминирующей при оценке охраноспособности новых химических соединений, а именно при определении соответствия критерию неочевидности или "уровню" техники.
Теория эквивалентности в патентной экспертизе имеет свою историю. Почти во всех странах первой четверти текущего столетия патентные органы при экспертизе заявок придавали преувеличенное значение теории эквивалентности, создателем которой в США считается профессор Челского университета В.С. Робинсон. Теория В.С. Робинсона привела к невероятной путанице и неразберихе.
В пересмотре методики экспертизы и ликвидации чрезмерно широкого применения теории эквивалентов принимал участие А. Эйнштейн как эксперт Швейцарского патентного ведомства в Верне. Вслед за этим Патентное ведомство США вынуждено было прекратить практику расширенного применения теории эквивалентов.
Руководство по процедуре патентной экспертизы [Manual of patent examining procedure.- Washington, DC, 1961] содержит требования п. 707.07 (d), которые позволяют опровергнуть патентоспособность объекта на основе теории эквивалентов. По существу в настоящее время теория эквивалентов применяется экспертами Патентного ведомства США только при рассмотрении композиций, веществ или материалов.
В работе [13] впервые в нашей литературе было проведено сопоставление понятий "эквиваленты" и "аналоги" в области химии.
"В техническом творчестве об эквивалентности говорят в случаях, когда два или несколько средств альтернативно с тем же успехом могут быть использованы для решения одной и той же задачи, для выполнения одной и той же технической функции. Кроме того, употребляют понятие аналогичности, говоря об аналогичных средствах в химии, например, об аналогичных методах, структурных аналогах, "аналоговых" способах..."
Автор ссылается на то, что якобы в литературе "аналогичными (аналогами) называют еще такие технические решения, которые, совпадая по достигаемому эффекту, отличаются по принципу решения, по технической сущности".
Поскольку конкретные ссылки не приведены, трудно отнести последующий критический анализ к определенному адресату.
Из доступной нам литературы следует противоположное заключение. Действительно в Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений Э3-2-74, редакция 1984 г., в п. 5.11 аналоги определяются следующим образом: "аналоги - объекты того же назначения, что и заявленный объект, сходные по технической сущности и по достигаемому результату при их использовании" [20].
Понятие "способ-аналог" (см. подробнее параграф 6 главы 1) подразумевает использование известной реакции, что однозначно свидетельствует об одинаковой технической сущности и одинаковом принципе действия.
Наконец в работе [46] сформулированы условия, необходимые для выводов по аналогии, которые делают их возможными и достоверными.
"1. Умозаключение по аналогии должно основываться не на поверхностных свойствах (признаках) сравниваемых друг с другом предметов и явлений, а на их существенных свойствах.
2. Всякое умозаключение по аналогии имеет задачу установить действительное сходство между различными предметами в определенном отношении.3. Чем теснее связь между известными свойствами предмета A и известными свойствами предмета B, с одной стороны, и между известными свойствами предмета A, которые сходны со свойствами предмета B, и дополнительными свойствами, известными только в отношении A, - с другой, тем больше вероятность того, что заключение о неизвестном свойстве в отношении предмета B будет правильным".
В дополнение к указанным условиям в работе [47] говорится:
"1. Во многих разновидностях аналогий, в частности в той, которая используется в техническом моделировании для выяснения правомерности вывода, требуется определение внутреннего характера свойств сравниваемых объектов.
2. Число свойств, общих у сравниваемых предметов, должно быть возможно большим".
Таким образом, видно, что выводы, принадлежащие уже автору работы [13]: "эквивалентными должны признаваться технические решения, достигающие равного по существу результата (эффекта) при одном и том же принципе решения; аналогичными или сходными следует называть технические решения, в которых существенно различными являются либо принцип решения, либо результат", - противоречат положениям, существующим в логике, химии и в нормативных документах.
Поскольку новое химическое соединение не имеет прототипа, но может иметь множество аналогов по структуре, то вопрос выбора последнего при оценке охраноспособности имеет первостепенное значение.
По общепринятым, казалось бы, традиционным во многих странах критериям неочевидности химического соединения необходимо показать, что:
либо его химическая структура не имеет аналогов среди известных соединений (новый класс химических соединений),
либо, если оно является гомологом, изомером или структурным аналогом известных соединений, то обладает неочевидными, новыми полезными свойствами.
Но самый сложный вопрос - выбор аналога, а точнее, правила выбора аналога для химических соединений, - до сих пор не решен ни в одной стране. Именно поэтому возникают критические ситуации, в частности, ситуация с очень широкими родовыми структурами, которая грозит самовырождению патентной системы в данной области.
Сложность состоит в том, что патентно-правовые правила и требования сталкиваются с необходимостью использования собственно химических понятий - "гомолог", "изомер", "структурный аналог", "новый класс соединений" (соединение, не имеющее аналогов среди известных). Но и в химии эти понятия либо четко не определены совсем и дают широкие возможности трактования ("структурный аналог", "новый класс соединений"), либо находятся в стадии критики и пересмотра традиционных понятий ("гомология"), либо нуждаются в классификации применительно к патентному праву ("изомерия"), поскольку это понятие может включать и понятия "новый класс" и "структурный аналог".
Не решив этих вопросов совместно с химиками и не разработав определенных правил на основе химических представлений, патентное право в области химии будет только накапливать неразрешимые проблемы, которые теперь уже перешли в область патентной информации [10].
А пока не существует никаких обоснованных с точки зрения органической химии ограничений, каждый патентный поверенный или химик-изобретатель в меру своих представлений о структурной аналогии защищает в одной формуле изобретения с помощью родовой структурной формулы, или структуры Маркуша, совокупность таких химических соединений, которые не всякий химик рискнет назвать близкими структурными аналогами. Например, являются ли структурными аналогами соединения
| I | |
II | |
III | |
В соответствии с классификацией, существующей в органической химии, все три соединения относятся к разным классам органических соединений. Тем не менее такие разные структуры объединяются в тех структурах Маркуша, которые патентуются в настоящее время все больше и больше, создавая проблемы экспертам, информационным работникам, патентным поверенным. Зарубежные эксперты патентных ведомств считают, что им необходимы рычаги, которые позволили бы "держать в руках" слишком широкие родовые структуры. Отечественные эксперты не задаются такими вопросами, поскольку о проблемах никому ничего не известно, их как будто не существует.
Ранее было установлено, что Новые правила позволяют объединять в родовой структурной формуле на химические соединения "разные по химической природе" структуры.
Принципы единства изобретения требуют объединения в одной формуле изобретения только эквивалентных признаков. Общая теория эквивалентов считает эквивалентными признаки, разные по форме, но выполняющие одинаковую функцию, а следовательно, и те и другие требования допускают структуры Маркуша, объединяющие совершенно разные с точки зрения органической химии структуры.
Напомним, что правомерность и необходимость структур Маркуша обосновывалась тем, что запатентованную единичную структурную формулу легко обойти, синтезируя аналогичные структуры, потому что именно в близких аналогичных структурах можно ожидать получение тех же свойств, которые указаны в патенте.
Применение общих принципов теории эквивалентов и принципов единства изобретения для расширения объема притязаний на стадии оформления патентных притязаний в случае химических соединений создало внутреннее противоречие, позволив объединять объекты, а не просто отдельные признаки, неодинаковые по технической сущности, т. е. по химической структуре.
Родовая химическая структура - это не просто совокупность признаков, характеризующих объект, а это совокупность (сумма) объектов, каждый из которых - самостоятельная единица.
Переход от эквивалентности отдельных признаков к эквивалентности объектов, по нашему мнению, и создал неуправляемую ситуацию со структурами Маркуша.
Противоречие усугубляется еще одним обстоятельством: защищая с помощью родовой структуры огромное, иногда бесконечное, число конкретных соединений, патентовладелец приводит в описании к патенту несравнимо меньшее число конкретных соединений, которые действительно получены, охарактеризованы и испытаны на определенный вид активности.
При этом считается правомерным претендовать на все остальные соединения потому, что они очевидны для специалиста, владеющего тем экспериментальным материалом, который доказан в патенте. Другими словами, все остальные, не подтвержденные экспериментом, химические соединения считаются аналогами между собой и с теми, которые реально получены.
Таким образом, для объединения в одной формуле используется понятие "эквивалент", а для экспериментального подтверждения и оценки охраноспособности - понятие "структурные аналоги", и все это по отношению к одному и тому же объекту или сумме объектов.
Если можно объединять разные структуры с одинаковой функцией, то логично заключить, что при оценке охраноспособности противопоставить можно тоже любое по структуре соединение с таким же назначением. В таком случае подавляющее большинство действующих патентов не должны быть признаны соответствующими критерию неочевидности.
Очевидно, что общие принципы в случае химических соединений приводят к противоречиям. Необходимы специальные методики, учитывающие своеобразие объекта, основанные на современных понятиях органической химии и согласованные с химиками, но это особая и самостоятельная тема.
Принципы теории эквивалентов неприменимы для способов-аналогов, при использовании известных соединений по новому назначению, к формулам "продукт через процесс" в силу строгой ограниченности этих форм защиты, заложенной в определении их сущности.