продажу
хранение
ввоз
предложение к продаже
применение в любом качестве
Такая форма патентной защиты химических соединений предусматривает следующий вид формулы изобретения, например, "Новое химическое соединение структурной формулы А в качестве гербицида".
Она имеет свою историю и в некоторых странах была переходной от отсутствия прямой защиты химических соединений до введения прямой, абсолютной защиты.
Патентный закон ФРГ 1968 г. ввел патентную защиту химических соединений именно в форме, ограниченной назначением.
Решением Верховного суда от 14 марта 1972 г. было отменено требование об обязательном указании в формуле изобретения области применения. Таким образом, так же как в США, в ФРГ охрану химического соединения не стали привязывать к определенному назначению, раскрываемому заявителем в материалах заявки, и не стали требовать, чтобы это назначение было обязательно указано в притязании на вещество, т. е. в настоящее время патент на химическое соединение в ФРГ обеспечивает своему владельцу такую же ключевую позицию, как в США или Англии. В фактическую хозяйственную зависимость от него неизбежно попадают все лица, пытающиеся в данной стране внедрять в производство новые, пусть даже запатентованные ими, способы получения вещества или налаживать использование новых, также запатентованных видов и способов их применения.
По иному пути пошла практика патентования в Скандинавских странах, в которых в 1968 г. также была введена прямая охрана химических веществ. После длительных споров в правительственной комиссии по разработке проекта закона большинством голосов было решено, что правовая охрана, предоставляемая химическим соединениям в Швеции, Норвегии, Дании, должна быть ограниченной и распространяться на те виды применения, которые раскрыты заявителем в описании изобретения. Заявителю предоставляется право в одной и той же заявке на химическое соединение притязать на самые различные его применения, в том числе и разнородные, отдаленные друг от друга по своей химической сущности.
Однако третьим лицам, нашедшим новое применение химического продукта в другой, не близлежащей области, может быть выдан патент на применение. Этот патент является не только формально, но и фактически самостоятельным: владелец его вправе без согласия обладателя первого патента на соединение производить его для запатентованного назначения и в этих пределах предлагать для продажи и вводить в торговый оборот.
Как уже было сказано, отечественные Новые правила как будто позволяют защищать химическое соединение в абсолютной форме, не привязывая его к какому-то назначению в формуле изобретения.
Однако представитель государственной патентной экспертизы, разработки которой вошли в Новые правила, что подтверждается сравнением текстов, комментирует защиту химических соединений в соответствии с Патентным законом СССР [13], а затем в соответствии с законом Российской Федерации [19] следующим образом:
"Можно с определенностью сделать вывод о предпочтительности введения в СССР прямой охраны новых веществ с указанием в формуле изобретения их назначения или биологически активных свойств.
Учитывая возможные нежелательные последствия неограниченной охраны новых веществ, целесообразно регламентировать ее нормативными документами, регулирующими процедуру экспертизы.
К таким ограничениям, кроме указания в формуле изобретения назначения или биологически активных свойств нового вещества, следует отнести и предоставление охраны не всем заявленным веществам (когда претендуют на их большую группу, подпадающую под общую структурную формулу), а только тем, которые подтверждены в описании как фактически полученные" [18].
"Индивидуальные вещества защищаются как таковые с указанием в формуле изобретения их назначения или биологической активности" [18].
Во-первых, если "как таковые", то это только структура, именно она характеризует химическое соединение "как таковое". Но тогда почему в формуле должно быть назначение? Это две вещи несовместимые.
Во-вторых, комментарии автора в работе [18] противоречат Новым правилам: либо в них допущена очередная небрежность, либо введена абсолютная защита химических веществ, и в этом случае комментарии автора [19] устарели, а новые не успели выйти.
Если обратиться к практике, т. е. проанализировать патенты на химические соединения, выданные в Российской Федерации, то можно убедиться в том, что государственная патентная экспертиза не придерживается четких установок и очень либерально, если не сказать - с нарушением закона, защищает иностранных авторов. Что касается отечественных изобретений, то характер их защиты свидетельствует об очевидном невладении вопросом в первую очередь патентными поверенными и, конечно, самими изобретателями [2]. Приведем несколько примеров.
Пример 1. Патент РФ М 2008307, 27.05.96 г.
"1,4-Бис(1,3,5-триметил-2-этокси-карбонилпирролил-4)-1-циан-2-трицинанвинил-1-бутен-3-ин структурной формулы (1) в качестве сенсибилизатора фотопроводимости поли-9-винилкарбазола"
Как видно, защищено только одно соединение в качестве сенсибилизатора фотопроводимости и только для поли-9-винилкарбазола. Отечественные химики защищают именно в такой ограниченной форме, на которую указывали в работах [18, 19].
Практически все патенты, опубликованные в БИ в 1994 г., заявки на которые были поданы отечественными организациями и авторами, защищают в формуле изобретения 1 - 10 (чаще не более 2 - 3) соединений, при этом обязательно имеется указание на назначение.
Таким образом, объем защиты, с одной стороны, ограничен очень незначительным числом соединений, а с другой - только одним назначением, указанным в формуле изобретения.
При этом иностранные фирмы защищают химические соединения в одной патентной формуле, т. е. в одном патенте в несравнимо более широком объеме.
Пример 2. Патент РФ 2009133 27.12.90 г.
Страна-заявитель: Япония, МПК C 07 D 239/06, A 01 N 43/50
Производные имидазолидина и инсектицидная композиция
1. Производные имидазолидина общей формулы
где X - C1-C4-алкил; C2-C4-алкенил, низший алкил, моно- или тризамещенный фтором, низший алкенил, замещенный хлором, 2-[(1-(6-хлор-3-пиридилметил)-2-имидазолидин]-2-нитроэтилтиоэтил или группа
где R1-R4 независимо друг от друга -
водород или метил;
где R6 или R7, - метил, R8 -
низший алкил, бензил, C2-C4-алкенил,
фенил, не замещенный или замещенный галогеном, метилом, метокси
или трифторметилом, бифенил, фенилфенокси, 5-трифторметил
пиридинил-2 или 4-хлор-трифторметилфенил,
y - б-хлор-3-пиридил,
z - водород или метил,
j - 0 или 2
или его соль.
2. Инсектицидная композиция, содержащая производные имидазолидина и добавочный агент, отличающаяся тем, что в качестве производного имидазолидина используют соединения общей формулы
где (далее все значения, указанные в пункте 1 формулы) в количестве 0,25 - 70,0 мас.%, добавочный агент - остальное.
Как видно, в пункте 1 химические соединения защищены в абсолютной форме без ограничения путем указания на назначение, а кроме того, в формуле представлено значительное число возможных конкретных соединений, большинство из которых реально не получено и не охарактеризовано.
Ситуация удивительна вдвойне еще и потому, что в 1983 г. для иностранных авторов защита патентом химических соединений вообще не существовала. Не следует считать, что указанный патент - досадная ошибка государственной патентной экспертизы, так как патентов на имя иностранных фирм с притязаниями на химические соединения без ограничения путем указания на назначение имеется достаточное количество (например, патенты 2007386, 2009138, 2010799 и др.).
Обращаем особое внимание еще раз на то, что в формулах изобретений отечественных авторов защищены единичные химические соединения и практически отсутствуют структуры Маркуша (родовые химические структуры).
Иностранные фирмы защищают, как правило, большое или очень большое количество химических соединений через структуры Маркуша. Приведенный пример номер 2 - один из самых скромных.
Очень непростой вопрос - определение правовой сферы патента на химические соединения, ограниченные одним назначением. По мнению автора работы [18], "если выдачу патента на новое вещество осуществлять с указанием в формуле изобретения его назначения или биологически активных свойств, то тогда последующие патенты на применение вещества по новому назначению не имеют правовой и, следовательно, экономической зависимости от первого патента, так как сферы их действий не пересекаются".
fНапомним, что в соответствии с Патентным законом Российской Федерации "нарушением исключительного права патентообладателя признаются несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, при этом продукт признается изготовленным запатентованным изобретением, если использован каждый признак изобретения" (ст. 10).
В этом и проявляется специфика химического соединения как объекта изобретения. Любое химическое соединение из патентной формулы, включающей какое-либо назначение, может быть получено, продано, введено в хозяйственный оборот и при этом не нарушит такой патент, поскольку химическое соединение "как таковое", т. е. как продукт, может быть получено и реализовано совершенно без указания назначения, что является недостатком таких патентных формул, ограниченных назначением, особенно когда они связаны с синтезом новых соединений, а не с применением уже известных по новому назначению.Представим сферы действия патентной формулы на химическое соединение в абсолютной форме и в форме, ограниченной назначением, в виде схем, которые позволят нагляднее провести сопоставительный анализ и показать механизм, обеспечивающий контроль за нарушением патента.
Схема 1 - абсолютная защитаПатентовладелец A получил новое химическое соединение структурной формулы (1) и защитил его, указав один из видов назначения, например гербицид, только в описании изобретения. Он имеет исключительное право на
|
(I) | способы получения продажу хранение ввоз предложение к продаже применение в любом качестве |
Проверить нарушение патента проще всего при производстве и торговле и очень сложно, а иногда практически невозможно, при применении. Но наличие исключительного права в сферах производства и торговли позволяет контролировать применение, так как без производства и продажи не может быть применения.
Патентовладелец B нашел новое применение соединения как лекарственного средства и защитил его применение в качестве средства от головной боли
Не получив лицензии от патентовладельца A, патентовладелец B не сможет наладить производство и торговлю лекарства. И тут возникает справедливая сфера ограничения патентовладельца A, который для того, чтобы торговать лекарством, должен получить разрешение от патентовладельца B.
В сфере применения врач, или пациент, или агроном никогда не могут быть нарушителями. Кто и как может запретить им использовать имеющийся в продаже продукт с какой угодно целью?
Схема 2 - защита, ограниченная назначениемПатентовладелец А получил новое соединение
и защитил его в качестве гербицида.
Нарушениями такого патента в соответствии с законом будут являться получение, продажа, хранение, ввоз, предложение к продаже указанного соединения только в качестве гербицида. Но в силу указанной выше специфики органической химии и химических соединений реализовать исключительное право в сферах производства и торговли невозможно, так как эти сферы не связаны с конкретным назначением химического соединения, а также в силу полифункциональности органического соединения невозможно доказать, что основано производство гербицида, а не лекарства или инсектицида и т. д. Таким образом, практически исключительное право такого патента может быть реализовано, только если в торговлю выпускать продукт с этикеткой, указывающей на назначение. Но если в соседнем магазине продается такой же продукт без этикетки, указывающей на назначение (кстати, этикетку тоже следует защитить), то запретить торговлю патентовладелец A не сможет. Он не сможет также запретить производство и вывоз продукта, например, в другую страну и организацию в ней торговли того же гербицида.
Такая же неопределенность прав возникает у любого другого патентовладельца B, нашедшего иное назначение
Рассматривая данную ситуацию, необходимо напомнить, что помимо прямого нарушения патента существует косвенное. "Действия, нарушающие исключительное право патентообладателя, в мировой практике квалифицируются как прямое нарушение патента. Помимо прямого существует косвенное нарушение, которое заключается в неправомерной поставке или предложении к поставке средств осуществления запатентованного изобретения лицами, которые не имеют права на использование этого изобретения. Сам факт изготовления нарушающего патент продукта является достаточным для привлечения нарушителя к ответственности независимо от назначения или дальнейшего использования поддельных продуктов" [20].
Однако в российском законе отсутствует норма о косвенном нарушении патента. Но при ее использовании для химических соединений потребуется в любом случае особый подход, так как подчеркнутая выше формулировка делает невозможным разграничение прав патентовладельцев на различные виды применения одного и того же химического соединения (продукта).