Понятие "способ-аналог" как патентно-правовая конструкция было впервые введено в Германии в 1898 г. Имперским судом по делу о красителе "Конго-Рот" [29].
До введения прямой защиты химических соединений судебная практика и практика патентного ведомства Германии пошли по пути обхода законов, создав искусственную юридическую форму, позволяющую обеспечить столь необходимую германским капиталистическим фирмам охрану химических веществ.
Способом-аналогом в германской теории и практике признавали такой способ получения химических соединений, при котором исходные взаимодействующие соединения известны или аналогичны по химической структуре, химическая реакция, протекающая между ними, также известна, а полученное новое соединение обладает новыми, неожиданными, обогащающими технику свойствами.
Способ-аналог применяется в основном в органической химии. При способе-аналоге новыми являются конечные продукты, а изобретением искусственно признается все же способ. Таким образом, решение о патентоспособности способа зависит не от существа самого способа, а от свойств полученного при этом химического соединения. Патент фактически выдается на химическое соединение. Разные авторы дают различные определения способа-аналога. Обобщая опыт использования этой конструкции в Германии, можно установить следующие принципы признания способа-аналога патентоспособным.
1. Исходные вещества известны или являются гомологами или изомерами известных.
2. Химическая реакция, протекающая с этими веществами, сводится к одной или нескольким известным реакциям.
3. Полученное новое вещество является неожиданным для специалистов.
4. Полученный продукт можно было предвидеть (т. е. он не является неожиданным, но обладает новыми неожиданными и полезными свойствами).
5. Новым неожиданным свойством может быть признана новая область применения.
6. Полученное при помощи способа-аналога химическое соединение не должно быть промежуточным, т. е. веществом, которое является только полупродуктом.
В отношении объема охраны, вытекающего из патента на "способ-аналог", в теории и судебной практике нет единообразия.
Как правило, считают, что продукт, изготовленный запатентованным способом, подпадает под действие патента независимо от того, как и для какой цели он используется, даже если в формуле нет указания о возможности данного рода использования.
В этом случае имеется сходство с "косвенной" защитой или можно сказать, что способ-аналог - один из вариантов реализации "косвенной" защиты веществ.
Вопрос о способе-аналоге - это не просто исторический экскурс в область патентного права в химии, поскольку в ФРГ до сих пор, даже после введения абсолютной прямой защиты химических соединений, существует способ-аналог.
Федеральный суд 21 февраля 1972 г. по делу об "ацетамидах" положительно решил вопрос о возможности включения в формулу изобретения наряду с притязаниями на вещество притязания на аналоговый способ [30]. Помимо того, правило, разрешающее такую комбинацию, содержится в Указаниях по экспертизе заявок, действующих в ФРГ с 1 ноября 1972 г.
По мнению патентоведов ФРГ, такие комбинации позволяют обеспечить "запасные" позиции, быть "вторым оборонительным рубежом", если первые притязания предвосхитят известное изобретение.
Другой причиной, вынуждающей рассматривать способ-аналог, является то, что с 1974 г. в нашей стране существовала защита патентом способов-аналогов (иностранные фирмы) и срок действия этих патентов не истек. Более того, публикации в последних БИ свидетельствуют о том, что способы-аналоги продолжают патентовать, например, патенты РФ (2007390, 2007389, 2007393, 2007396, 2007401 и др.). Это патенты с приоритетами 90 - 91-х гг.
Приведенные факты расходятся с официальным мнением [18]: "Исключение из защиты патентами способов-аналогов по мотивам их несоответствия требованию изобретательского уровня позволит существенно ограничить число патентов на способы получения новых веществ, а следовательно, и уменьшить возможность конфликтных ситуаций, связанных с их нарушением".
Однако действующие патенты на способы-аналоги, выданные до введения закона, и продолжающаяся практика патентования ставят перед Роспатентом задачу выработать позицию по вопросам определения объема прав и факта нарушения таких формул изобретения.